Registro de marca estrangeira no Brasil: o que uma empresa de fora precisa saber
A empresa estrangeira tem os mesmos direitos do titular brasileiro, mas a lei exige que ela mantenha um procurador domiciliado no Brasil, e há um prazo que faz muita marca deferida ser perdida por descuido.
Uma empresa sediada no exterior pode, sim, registrar sua marca no Brasil, e com os mesmos direitos de um titular brasileiro. O que muda é o caminho até lá: existe uma exigência legal que não tem como ser contornada, duas vias possíveis de entrada e um prazo pós-deferimento que derruba marcas já aprovadas todos os anos.
Trato dos três abaixo, na ordem em que aparecem na prática.
A empresa estrangeira tem os mesmos direitos?
Tem. O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, que assegura tratamento nacional: o titular estrangeiro recebe a mesma proteção conferida ao brasileiro, sem exigência de estabelecimento ou de atividade prévia no país. Não é preciso ter filial, CNPJ ou operação local para ser titular de uma marca registrada no Brasil.
Vale um alerta sobre o sistema brasileiro: a proteção nasce do registro, não do uso. Quem usa uma marca no Brasil sem registrá-la tem uma posição jurídica frágil, e quem registra primeiro tende a prevalecer. Para uma empresa estrangeira que planeja entrar no mercado brasileiro, isso significa uma coisa prática: o registro precisa vir antes da operação.
A exigência que pega todo mundo: procurador domiciliado no Brasil
É o ponto central, e o que mais surpreende quem chega de fora. O art. 217 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) determina que a pessoa domiciliada no exterior deve constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
A exigência é legal, e não uma praxe de mercado. Sem procurador domiciliado no país, o titular estrangeiro não tem como praticar atos perante o INPI. Pior: pode perder prazos por não ter quem receba as intimações publicadas.
O detalhe que importa na via internacional. Quem usa o Protocolo de Madri consegue designar o Brasil sem nomear, de início, um representante local, porque o pedido chega pela OMPI. Mas, no instante em que surge uma exigência, uma oposição de terceiro ou a necessidade de recurso, o art. 217 volta a incidir e o procurador domiciliado no Brasil passa a ser indispensável. Como esses prazos são curtos e correm a partir da publicação, deixar para procurar representação só quando o problema aparece costuma ser caro.
Duas vias de entrada: nacional ou Protocolo de Madri
A primeira é a via nacional: o pedido é depositado diretamente no INPI, por meio do procurador. É o caminho indicado quando o Brasil é o único mercado de interesse, quando a marca exige adaptação ao mercado local ou quando o portfólio de classes não coincide com o do registro de origem.
A segunda é o Protocolo de Madri, em vigor no Brasil desde 2 de outubro de 2019, promulgado pelo Decreto 10.033/2019. Por ele, o titular que já tem pedido ou registro no país de origem apresenta um único requerimento internacional e designa o Brasil entre os países desejados. A adesão trouxe duas mudanças que valem para todo mundo, inclusive na via nacional: o pedido multiclasse, que permite reunir várias classes em um só processo (Resolução INPI/PR 248/2019), e a cotitularidade, que passou a admitir mais de um titular para a mesma marca (Resolução INPI/PR 245/2019).
O Protocolo também estabelece um prazo de dezoito meses para que o país designado se manifeste sobre o pedido, o que dá uma previsibilidade que a via nacional pura não oferece com a mesma clareza.
Prioridade unionista: os seis meses que podem salvar a marca
Quem já depositou a marca em outro país signatário da Convenção de Paris tem seis meses para depositá-la no Brasil reivindicando prioridade. Na prática, o pedido brasileiro passa a valer como se tivesse sido apresentado na data do primeiro depósito no exterior.
Isso importa num sistema como o brasileiro, em que a ordem de chegada pesa: se alguém depositar marca idêntica ou semelhante nesse intervalo, a prioridade reivindicada preserva a posição do titular estrangeiro. Passados os seis meses, o benefício se perde e não há como recuperá-lo.
Como o pedido tramita no INPI
O percurso é essencialmente o mesmo nas duas vias, uma vez que o pedido chega ao INPI:
- Depósito e exame formal. Verificam-se os requisitos de forma. Eventuais exigências precisam ser cumpridas no prazo, sob pena de arquivamento.
- Publicação na Revista da Propriedade Industrial. A partir daí abre-se o prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposição.
- Manifestação. Havendo oposição, o depositante tem 60 dias para responder.
- Exame de mérito. O INPI analisa se a marca é registrável: se não é genérica, se não conflita com marca anterior, se não recai em vedação legal.
- Decisão. O pedido é deferido ou indeferido. Do indeferimento cabe recurso.
- Concessão. Deferido o pedido, passa a correr o prazo de pagamento tratado a seguir, após o qual é expedido o certificado.
O prazo que mais faz marca ser perdida
Muita gente acredita que o deferimento encerra o processo. Não encerra. Pelo art. 162 da LPI, as retribuições relativas à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência devem ser pagas e comprovadas no prazo de 60 dias contados do deferimento. Há ainda um prazo extraordinário de 30 dias, mediante retribuição específica e independentemente de notificação. Esgotado esse segundo prazo sem pagamento, o pedido é definitivamente arquivado.
É um desfecho particularmente cruel: a marca foi aprovada, superou o exame e a eventual oposição, e se perde por um prazo administrativo. Para o titular estrangeiro o risco é maior, porque a contagem começa com a publicação na Revista, e sem procurador acompanhando as publicações ninguém no exterior é avisado.
Por quanto tempo vale o registro
O registro de marca vigora por dez anos contados da concessão e é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, sem limite. O pedido de prorrogação deve ser apresentado durante o último ano de vigência; perdido esse prazo, ainda há um período adicional de seis meses mediante retribuição suplementar. Depois disso, o registro se extingue.
Perguntas frequentes
Preciso ter empresa ou filial no Brasil para registrar minha marca?
Não. Não é exigido CNPJ, filial nem operação local. O que a lei exige é procurador domiciliado no Brasil, nos termos do art. 217 da LPI.
Meu registro no meu país já protege a marca no Brasil?
Não. A proteção é territorial: o registro obtido no exterior não produz efeito no Brasil. É preciso registrar aqui, pela via nacional ou designando o Brasil no Protocolo de Madri.
Se eu usar a marca no Brasil sem registrar, tenho algum direito?
A posição é frágil. O sistema brasileiro atribui a propriedade da marca a quem registra, e não a quem usa primeiro. Há hipóteses excepcionais de proteção ao usuário anterior de boa-fé e à marca notoriamente conhecida, mas são exceções de prova difícil.
Usando o Protocolo de Madri, ainda preciso de advogado no Brasil?
Para designar o Brasil, não. Mas para responder a exigência, defender-se de oposição ou recorrer, sim: o art. 217 exige procurador domiciliado no país, e esses prazos são curtos.
O que acontece se eu não pagar depois do deferimento?
O pedido é arquivado definitivamente. O prazo é de 60 dias a contar do deferimento, com um período extraordinário de 30 dias mediante retribuição específica.
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